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【常识产权】你的专利到底“清楚”不“清楚”

编辑:吕成伟 来源:常识产权那点事 日期:2015/7/11 14:30:00 人气:829

    《专利法》与《专利法实施细则》中,规定了4种针对专利文件撰写问题的无效理由,分别为:《专利法》第二十六条第三款(说明书公开不充分)、第四款(权利要求得不到说明书支撑),《专利法实施细则》第二十条第一款(权利要求不清楚)、第二十一条第二款(权利要求缺少必要技术特征)。由于提出这4种理由一般不需要证据,请求人有时明知比较牵强,还是会在无效宣告请求书中全部提出。事实上,这些理由最终被复审委采纳的概率也不高,大部分无效案件的“胜负手”还是会聚集在新颖性、创造性上,这也导致相当多的专利申请人并不重视专利文件的撰写问题。可是近年来的一些新案例中,越来越多的撰写问题被暴露出来,并成为胜负的决定性因素,使不少专利权人优秀的技术方案付诸东流。

    以笔者曾经代理的一起发明专利无效宣告请求案件为例,涉案专利公开了一种可以折叠的推车。笔者作为请求人的代理人,在没有检索到能够破坏该发明专利新颖性、创造性的文件之后,将重点放在了专利文件的多个撰写问题上。

    以该专利其中一处撰写问题为例,其独立权利要求中记载,车架包括“彼此枢接”的一对杆A、一对杆B、一对杆C、一根杆D。根据本领域技术人员的一般理解,“彼此”通常是对“两个物体”的指代,而“枢接”通常是指两个物体绕一个转动中心相对转动,“彼此枢接”也即“两两枢接”。在该技术方案中,杆A、B、C均为一对,外加一根杆D,一共是4组、7个物体,不可能做到任意两个物体都是枢接关系,而说明书及附图中也仅仅公开了的唯一的实施例;在实施例中,杆A与杆D之间没有任何的接触,更妄谈“枢接”。作为权利要求,若其中技术特征本身的文字表述包括了一定的范围时,那么说明书所公开的内容必须要使本领域技术人员能够实施该范围内全部的技术方案,否则说明书就属于公开不充分,这样的权利要求也得不到说明书的支撑。

    退一步讲,即使认为权利要求所对应的技术方案就是说明书及附图中的结构,该结构中的“枢接点”也不尽相同:有的是单纯的“枢接”,即一个转动副;有的是用一个转动副与一个平动副结合;有的是用互相垂直的两个转动副结合,这些都不能简单地概括为“枢接”,因为一旦理解为通常意义上的枢接,整个推车就会是一个稳定的、不能折叠的结构(三根杆首尾连接组成三角形,顶点均用转轴枢接,属于稳定结构),而该专利要保护的是一种能折叠的推车。因此,该权利要求至少缺少“平动副”“相互垂直的转动副”等必要技术特征,且这些技术特征的缺失必然导致权利要求不清楚,使得本领域技术人员无法实施。该案的口头审理中,请求人特地制作了多个模型进行现场演示。最终,上述意见被复审委采纳,该发明专利的权利要求被全部无效。

    事实上,一项专利出现的撰写问题可能只有一处,但这4种无效理由却经常在这一处问题上“竞合”。例如,当说明书与权利要求均缺乏实施技术方案的必要技术特征X时,本领域技术人员是无法实施该技术方案的;而说明书中没有写入必要技术特征X换一种说法就是说明书没有公开X,那么说明书公开就是不充分的;同时,技术特征X的缺失可能导致对权利要求的解读产生歧义或矛盾,那么权利要求就会不清楚;反过来,缺少X的权利要求因技术方案无法实施,肯定也是得不到说明书支撑的,这种情况下,全部4种无效理由就发生了“竞合”。引起这种“竞合”的原因,通常是技术方案出现了矛盾或其他无法说明的情形,导致本领域技术人员无法实施。“无法实施”几乎是所有撰写问题被暴露的导火线。

    关于撰写问题,最近关注度最高的案例当属“Siri”与“小i机器人”之争(以下简称“苹果案”)。北京高院作出的二审判决书的核心就是抓住“游戏服务器”这一必要技术特征的撰写缺陷,即:专利文件中没有公开用户输入的语句是如何送到“游戏服务器”中的。仅此一点就同时不符合《专利法》第二十六条第三款、第四款,《专利法实施细则》第二十条第一款。对于撰写问题的判断,其主观性极强,例如该案中,一审法院认为本领域技术人员根据其普通常识就能知晓在语言分析后将游戏的相关内容发送给游戏服务器,而二审法院认为由于专利文件中没有提及,不能得到上述信息。产生该偏差的根源就是不同的审查员、法官对于“本领域技术人员”这一概念的主观理解偏差,而“本领域技术人员”一词似乎也成了审查员、法官、双方当事人及代理人“和稀泥”的万能金句。笔者认为,在行政、司法实践中,可以通过适当向双方当事人分配“本领域技术人员应当知晓事实”的举证责任,来减少审理时的主观成分,以降低上述理解偏差造成的影响。

    尽管苹果案的审判结果在业内存在争议,但对于广大专利申请人是具有警示性的,即:对于必要技术特征的撰写应当重视,在专利申请人进行技术交底时,一定要将必要技术特征悉数交代清楚。苹果案的说明书中,如果再多哪怕一句有关“游戏服务器”的描述,结果可能就会不一样。

    另一个关于撰写的著名案例是诺基亚诉华勤一案(“华勤案”)。对于权利要求7中的功能性特征“消息编辑器”,上海高院认为,写入特征部分的功能性特征,尤其是专利权人强调属于“发明点”的技术特征,对该特征的理解应当“与本领域普通技术人员的通常理解并不一致,也不存在能够实现该技术特征所体现的功能或者效果的惯常技术手段”。根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的说明 》第四条:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”。最终,因为涉案专利的说明书及附图中没有“消息编辑器”相应的实施方式,上海高院认为涉案专利的权利要求7的保护范围不能确定,无论涉案产品的技术方案如何,都不构成侵权。

    对于专利工程师、专利代理人等撰写者来说,在撰写权利要求时,使用“功能性特征限定”显然是可以降低撰写的难度的,以至于有些撰写者一旦遇到结构描述较为复杂的技术特征,就会图省事,使用功能性特征限定,而没有注意说明书中是否有实施例支撑。同样地,在笔者代理被告方的一件专利侵权诉讼案件中,原告用来起诉被告侵权的发明专利中有“压力控制设施”这一功能性技术特征,原告也多次在庭审中表示该技术特征是其区别于现有技术的重要发明点之一,但该专利的说明书中对“压力控制设施”仅用无关紧要的寥寥几句话带过,甚至还特地在说明书中强调“附图中没有画出”。诸如此类在撰写时有意无意犯下的错误,一旦进入诉讼程序,就有可能成为对方律师的有利“抓手”,使专利权人陷入被动。

    华勤案中还需要注意一点:上海高院对于争议焦点权利要求7的意见是“保护范围不能确定”,而非“不清楚”。事实上,该案对应的无效程序中,复审委也并未作出权利要求不清楚的认定。由此可见,“保护范围不能确定”与“保护范围不清楚”是有差别的。笔者认为,单纯的功能性限定并不必然导致权利要求不清楚,只有在权利要求出现了前文所述的矛盾或其他无法说明的情形,导致本领域技术人员无法实施时,才有可能被认定为不清楚,例如本文开头的推车案例中“彼此枢接导致无法折叠”、苹果案中“用户语句如何输送到游戏服务器”等;但在华勤案中,“消息编辑器”并不会导致矛盾或无法说明的情形,仅仅是没有实施方式的支撑,只能称之为“不能确定”。华勤案中,法院援引的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的说明》第四条中确定的规则,与北京高院《专利侵权判定指南》第二十七条是一致的:“专利权的保护范围不应受说明书中公开的具体实施方式的限制,但下列情况除外:……权利要求包括功能性技术特征的”。从本质上说,专利审查机构的价值追求是鼓励创新,将具有创造性的技术方案向全社会公开,最终实现普及进步科学技术的立法目的,可以授权、维持的尽量授权、维持,因此在认定是否“不清楚”时存在相当的主观性;而司法机关的价值追求是保护公众利益,对权利要求保护范围进行扩大说明,将不利于技术的发展与市场的繁荣,因此在对“功能性技术特征”的保护范围进行认定时,应当适用弹性较小的、更加具有确定性的规则,不符合者则认定为“保护范围不能确定”,与“保护范围不清楚”区分。

    综上所述,随着越来越多的专利因为撰写的问题被无效、诉请被驳回,对专利撰写的要求必然会越来越高,这也能倒逼专利代理这一行业逐渐向专业化、规范化发展。作为专利申请人来说,除了要重视技术方案的新颖性、创造性以外,还应将专利撰写问题的审核提至与新颖性、创造性同样的重视程度,在与专利代理机构进行技术交底时,一定要注意技术方案的可行性,尽可能多的提供重要技术特征的实施例,同时在正式申请前,最好和撰写人员比照前述4种无效理由,逐一排除。一件专利如果因为新颖性、创造性的问题被无效或败诉,专利权人尚能感慨一句“谋事在人,成事在天”;一旦因为撰写的问题导致了不可挽回的败局,专利权人只能望着骊山小道飞扬的尘土,叹息一句:“夺项王天下者,必沛公也。”

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